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Jul 25, 2023

Goûtez à l'injonction : une fin peu douce pour le contrevenant aux quilles

Accueil | Blogue sur le droit Canna | Goûtez à l'injonction : une fin désagréable pour le contrevenant aux quilles, Fred Rocafort. Cet article rédigé par l'avocat de Harris Bricken, Fred Rocafort, a été initialement publié le 20 juillet 2023.

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Fred Rocafort

Cet article rédigé par Fred Rocafort, avocat de Harris Bricken, a été initialement publié le 20 juillet 2023 sur le site Web de The Trademark Lawyer et est republié ici avec leur autorisation.

Candymaker Wrigley et Terphogz, LLC sont parvenus à un règlement dans le cadre d'un procès très médiatisé concernant l'utilisation par Terphogz de la marque ZKITTLEZ sur des produits à base de cannabis et d'autres marchandises telles que des vêtements (WM. Wrigley Jr. Co. c. Terphogz, LLC, n° 21- CV-02357 (ND Ill. 3 juillet 2023)). Wrigley a fait valoir que Terphogz avait violé ses marques SKITTLES, y compris son slogan TASTE THE RAINBOW et son logo S. Dans le cadre de l'accord de règlement, Terphogz a accepté de cesser immédiatement toute utilisation des marques ZKITTLEZ, notamment TAZTETEHZTRAINBRO, ZKITTLEZ HEMP et ZKITTLEZ HEMP & Cloud Design.

La poursuite de Wrigley, déposée en 2021, alléguait une contrefaçon de marque, une fausse appellation d'origine, une concurrence déloyale, une dilution de la marque en vertu des lois fédérales et de l'Illinois et une violation de la loi fédérale anti-cybersquatting sur la protection des consommateurs ainsi que de la loi uniforme de l'Illinois sur les pratiques commerciales trompeuses. Le procès portait également sur cinq entreprises qui revendraient des produits portant la marque ZKITTLEZ. Conformément à l'accord des parties, le tribunal a interdit à Terphogz d'utiliser les marques ZKITTLEZ.

Cette affaire n’est qu’une parmi tant d’autres impliquant l’utilisation de marques célèbres de bonbons ou de collations sur des produits à base de cannabis. La Federal Trade Commission (FTC) et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ont récemment publié des lettres conjointes de cessation et d'abstention à six sociétés « commercialisant des produits comestibles contenant du Delta-8 tétrahydrocannabinol (THC) dans des emballages presque identiques à ceux de nombreux snacks ». et des bonbons que mangent les enfants, notamment des chips tortilla Doritos, des collations aromatisées au fromage Cheetos et des bonbons Nerds » (Communiqué de presse, FTC, FTC envoie des lettres de cessation et d'abstention à la FDA aux entreprises vendant des produits comestibles contenant du Delta-8 THC dans des emballages presque identiques aux aliments. Les enfants mangent, 5 juillet 2023). En 2022, le fabricant Nerds Ferrara a poursuivi Akimov LLC pour son utilisation des marques NERDS et TROLLI sur des produits liés au cannabis (Ferrara Candy Co. c. Akimov LLC, n° 22-CV-80768-RAR (SD Fla. 27 octobre). , 2022)). Comme dans l'affaire Wrigley, le tribunal a interdit au défendeur d'utiliser les marques de Ferrara.

Malgré des résultats similaires, il existe des différences significatives entre les faits de Wrigley et de Ferrara. À Ferrara, certains des produits du défendeur portaient des marques identiques à celles déposées par Ferrara. Les produits d'Akimov comprenaient des « anneaux de pomme THC-0 » qui affichaient bien en évidence la marque TROLLI et une « corde de nerds médicamenteux ». En revanche, Terphogz n'a utilisé aucune marque SKITTLES sur ses produits. En outre, les produits contrefaits à Ferrare étaient des « produits de confiserie infusés au THC » ; Terphogz ne vendait aucun bonbon infusé au cannabis (ni même aucun bonbon) portant la marque ZKITTLEZ.

L'utilisation par Akimov des marques NERDS et TROLLI présente de graves risques tant pour Ferrara que pour les consommateurs. Pour Ferrara, la vente des produits contrefaits pourrait entraîner une perte de revenus et des problèmes de réputation. Parallèlement, il existe un risque évident de confusion de la part des consommateurs, en particulier si l'on considère l'attrait des produits authentiques Nerds et Trolli pour les enfants. Comme Ferrara l'a noté dans sa plainte selon laquelle ses produits de confiserie sont commercialisés « comme une friandise amusante et agréable pour les enfants de tous âges », par conséquent, elle « ne tolérerait ni n'autoriserait jamais l'utilisation des marques commerciales de Ferrara et de l'habillage commercial de Ferrara en relation avec des produits qui pourraient être nocif pour les enfants.

Wrigley présente en revanche une situation plus nuancée. Si l'allusion à la marque Skittles est claire, utiliser une marque chétive comme ZKITTLEZ n'est pas la même chose que d'utiliser une marque identique sans autorisation. On peut raisonnablement affirmer qu'il n'existe aucun risque de confusion entre SKITTLES et ZKITTLEZ. En fait, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a autorisé la demande de Terphogz d'enregistrer la marque ZKITTLEZ HEMP & Cloud Design (demande n° de série 88703451) en relation avec des vêtements, malgré l'enregistrement précédent par Wrigley de la marque SKITTLES pour les vêtements (Wrigley a depuis a déposé une opposition à l'enregistrement de la marque Terphogz auprès de la Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)).